La protezione della proprietà intellettuale (“IPR”) è un aspetto molto importante che merita particolare attenzione: con questo articolo vogliamo fornire alcune informazioni di base e suggerimenti per un primo orientamento, anche se siamo pienamente coscienti che molto di quanto presentato di seguito parrà scontato a molti di quegli operatori che già hanno esperienza in questo campo.

Molte aziende, soprattutto in una fase di primo ingresso nel mercato Cinese considerano un investimento in misure di protezione per IPR uno spreco di risorse:

“perché mai dobbiamo sprecare fondi in misure di protezione di marchi o brevetti se non abbiamo nemmeno la certezza che i nostri prodotti/servizi avranno un adeguato successo?”

è la frase che più spesso abbiamo sentito dai nostri clienti.

“Perché proteggere l’IPR quando il prodotto/servizio ha raggiunto un buon livello di successo è spesso tropo tardi!”

è l’ovvia risposta.

Per prima cosa, registrare!

La Cina, così come moltissimi altri Paesi, ha adottato un sistema che garantisce diritti IPR (con esclusione dei diritti d’autore) al soggetto che prima effettua la registrazione degli stessi: proprio per questo motivo attendere di avere un prodotto/servizio di successo è spesso troppo tardi: è probabile che al momento della richiesta di registrazione, un contraffattore abbia già ottenuto dalle autorità i diritti di proprietà intellettuale, e che utilizzi tali diritti per ostacolare il Vostro business in Cina! Infatti, in base alle leggi ed ai regolamenti in vigore, il titolare di IPR godrà di un ampia gamma di rimedi, come, per esempio, un’azione giudiziale (che potrebbe garantire non solo la cessazione dell’atto lesivo, ma anche eventuali risarcimenti per danni e l’imposizione di multe) oppure azioni amministrative, con la possibilità di impedire agli eventuali contraffattori l’importazione/esportazione dei beni contraffatti, di far cessare la produzione di beni contraffatti, e di sanzionare con multe, confisca dei beni falsificati e sequestro dei proventi derivanti dalla vendita di beni contraffatti. Mentre da un lato questi rimedi costituiscono un potente strumento a disposizione dei legittimi titolari di IPR, possono tuttavia causare notevoli danni qualora utilizzati da concorrenti sleali (come, per esempio, coloro che si impossessano di IPR creati da soggetti terzi).

Ovviamente, la legge cinese prevede anche casi di registrazione illegittima ma bisogna qui porre l’accento sul fatto che qualora si desideri contestare la legittimità di una registrazione IPR, l’onere della prova sia a carico di chi avvia la procedura di contestazione: inoltre, il reperimento di elementi che provino indiscutibilmente la malafede di una controparte non è mai un compito agevole. Un’ulteriore soluzione potrebbe essere l’acquisto dei beni IPR illegittimamente registrati: tuttavia qualora tale negoziato risulti in un accordo tra le parti, finirà per gravare di notevoli costi le finanze della parte in buona fede (specialmente se paragonati alle somme di modesta entità che sarebbero state necessarie per una pronta registrazione).

Un altro comune pregiudizio è che sia sufficiente registrare un IPR in una determinata giurisdizione (come, per esempio, nel Paese ove il richiedente è sito) per essere protetti a livello globale. Non è vero! la protezione degli IPR è, in generale, una protezione territoriale, i.e. valida solo per i Paesi ove la registrazione è avvenuta con successo.

Clausole di protezione

La registrazione è ovviamente il primo e più importante aspetto nella protezione degli IPR, ma non è il solo: in tal senso, è fondamentale includere in ogni transazione commerciale che coinvolge anche aspetto IPR. Infatti, è essenziale che le proprie controparti contrattuali abbiano stringenti vincoli di utilizzo e/o di divulgazioni di informazioni a parti terze relative al IPR, in modo da minimizzare il rischio di un uso improprio della proprietà intellettuale oppure di violazione da parti terzi mediante l’acquisizione di informazioni per mezzo del proprio partner commerciale. Infine, vogliamo qui ricordare come, in caso di assegnazione a parti terze di IPR, la stipula di un apposito contratto (che dovrà essere anch’esso registrato presso le competenti autorità) sia indispensabile.

Costanti monitoraraggi

Infine, anche in considerazione che le procedure per la protezione di IPR cominciano su impulso della parte che vede i propri diritti violati, è altrettanto importante monitorare costantemente il mercato per cercare di individuare tempestivamente eventuali contraffattori. Sicuramente in un Paese così grande come la Cina non è agevole e/o economico un controllo capillare su tutto il territorio nazionale, tuttavia è sempre utile mantenere un elevato livello di allerta per le aree ove si opera o si intende operare, onde venire prontamente a conoscenza di eventuali contraffattori che, con azioni illecite, possono creare danni anche consistenti, sia economici che di reputazione.

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